26 мая Госкомитет по науке и технологиям утвердил Методические рекомендации, цель которых – помочь правообладателям определить размер своих имущественных претензий к нарушителям их исключительного права на объекты интеллектуальной собственности («ОИС»).
Рекомендации могут использоваться как на стадии претензионной переписки с правонарушителем, так и на стадии разрешения спора в суде, что поможет снизить риски уменьшения судом заявляемых исковых требований к ответчикам. Методические рекомендации универсальны и могут применяться в отношении:
- объектов авторского права (произведения науки, литературы, искусства, исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания);
- объектов права промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений, топологии интегральных микросхем, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, географические указания).
В отношении указанных выше объектов ИС, за исключением фирменных наименований и сортов растений, Методические рекомендации могут использоваться также для расчета суммы компенсации – денежной суммы, конкретный размер которой определяется судом и которая подлежит взысканию при доказанности факта нарушения исключительного права.
Основные принципы взыскания убытков
Размер убытков, согласно общему принципу гражданского права, определяется суммированием в денежном выражении размеров реального ущерба и упущенной выгоды.
Конкретный размер убытков, включая суммы реального ущерба и упущенной выгоды, определяется по согласованию правообладателя и нарушителя, а в случае недостижения согласия – судом на основании представленных доказательств, обосновывающих расчеты убытков.
Если нарушитель получил вследствие нарушения исключительного права на ОИС доход, правомочное лицо вправе требовать от него возмещения наряду с реальным ущербом упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такой доход.
При расчете расходов на восстановление нарушенного исключительного права на ОИС, которые возможно определить и рассчитать в случае признания их судом необходимыми, могут учитываться в том числе:
- расходы на рекламу товара, содержащего ОИС, размещенную в целях восстановления спроса, который был снижен в связи с нарушением исключительного права;
- расходы на оплату специалистам по составлению сравнительного анализа формулы изобретения и признаков выпускаемого нарушителем товара с использованием изобретения;
- расходы на организацию и проведение социологического опроса по спорам о товарных знаках на наличие факта введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, работ, услуг;
- расходы, связанные с признанием товарных знаков общеизвестными;
- расходы по досудебному урегулированию спора и другие.
Кроме расходов на восстановление нарушенного исключительного права на ОИС, в состав расходов правомочного лица входят судебные расходы.
Критерии величины неполученного дохода
При расчете размера упущенной выгоды могут приниматься во внимание критерии, влияющие на величину неполученного дохода правообладателя и (или) лицензиата по договору исключительной лицензии от использования ОИС.
Критерии подразделяются на количественные и качественные. К числу количественных критериев относятся форма и способ использования соответствующего ОИС, например, сообщение объектов авторского права для всеобщего сведения в телекоммуникационных сетях; использование товарного знака в сети Интернет; применение товарного знака на товарах; хранение изделия, содержащего промышленный образец, и другие.
К числу качественных критериев относятся:
- объем использования, востребованность (популярность, узнаваемость, спрос), срок, территория использования ОИС, например, количество экземпляров ОИС; просмотров; переадресаций; воспроизведений (скачиваний); объем переданных данных; использование в течение длительного срока; использование на территории Республики Беларусь и другие;
- характер и цели использования ОИС, например, использование является основной или неосновной деятельностью нарушителя; использование нарушителем определенных ОИС или произвольное использование, не связанное с выбором конкретного ОИС; использование ОИС в коммерческих целях; использование на товарах обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, с целью введения потребителей в заблуждение и другие;
- последствия использования ОИС, не имеющие прямого денежного выражения, например, срыв переговоров, срыв заключения новых или изменение условий, расторжение действующих договоров правомочного лица; потеря доли рынка правообладателя и (или) лицензиата по исключительной лицензии; потеря зрительской аудитории (потребителей рекламы), рекламодателей; укрепление деловой репутации нарушителя и другие.
Размер убытков имеет прямо пропорциональную зависимость от количественных критериев. Например, с увеличением объемов использования ОИС, использование его в течение длительного срока, на большей территории, увеличивается и объем нарушения исключительного права на ОИС, и, соответственно, увеличивается размер убытков.
Качественные же критерии могут учитываться во взаимосвязи с количественными критериями, а также иметь самостоятельное значение. В каждом случае влияние качественного критерия на размер убытков определяется правомочным лицом и нарушителем, а в случае, если между ними не достигнуто согласие, – судом на основании представленных доказательств.
Например, использование произведения в сети Интернет, являясь качественным критерием, влияет на количественный критерий территории использования ОИС, изменяя его в сторону увеличения, что влечет увеличение размера убытков.
Особенности объектов авторского права и смежных прав в цифровой форме
При определении размера упущенной выгоды в случае использования объектов авторского права и смежных прав в электронной (цифровой) форме с помощью спутникового, эфирного и кабельного телевидения, в сети Интернет посредством аудиовизуальных сервисов (например, стриминговые сервисы) могут также учитываться следующие количественные критерии:
- стоимость услуг для пользователей (абонентская плата, подписка);
- объем переданных данных (скачанного контента);
- количество воспроизведений (скачиваний), просмотров, переадресовок;
- количество подписчиков, абонентов и другие критерии.
Потенциальная лицензия
При определении размера убытков во внимание может приниматься особый критерий: стоимость не имевшей место в действительности, а потенциальной лицензии в отношении ОИС того же вида в объеме рассматриваемого нарушения.
Стоимость потенциальной лицензии может быть определена, в том числе, на основании:
- рыночной стоимости лицензии на использование ОИС того же вида в объеме рассматриваемого нарушения, определенной по результатам независимой оценки;
- ранее заключенных договоров или направленных оферт потенциальным пользователям в отношении ОИС того же вида в объеме рассматриваемого нарушения;
- установленных законодательством размеров вознаграждения за использование ОИС;
- размеров, рекомендованных в соответствующем правовом акте органа государственного управления, проводящего государственную политику, осуществляющего регулирование и управление в сфере охраны прав на ОИС;
- размеров вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав, установленных локальными правовыми актами правомочного лица и (или) решениями его коллегиальных органов;
- отчетов и результатов исследований, подготовленных международными и иными организациями в области охраны прав на ОИС.
Частные примеры расчета упущенной выгоды
Реализация товаров с нарушением исключительного права
Размер упущенной выгоды, определяемый исходя из дохода нарушителя, в случае реализации товаров с нарушением исключительного права на ОИС может быть определен по следующей формуле
количество изготовленных и (или) введенных в гражданский оборот с нарушением законодательства экземпляровОИС (контрафактные экземпляры, контрафактные товары) Хрыночная стоимость (в случае возможности ее определения) или установленная нарушителем отпускная ценаодного такого контрафактного экземпляра/товара на дату совершения нарушения
Например, при реализации контрафактных товаров через Интернет-магазин с нарушением исключительного права на товарный знак доход нарушителя будет рассчитываться путем умножения количества проданных контрафактных товаров на отпускную цену, по которой такие товары были реализованы.
Выполнение работ/оказание услуг с нарушением исключительного права
Размер упущенной выгоды, определяемый исходя из дохода нарушителя, в случае выполнения работ и (или) оказания услуг с нарушением исключительного права на ОИС может быть определен путем суммирования дохода от выполнения нарушителем работ/оказания услуг с использованием ОИС всем лицам за период, в течение которого могут быть взысканы убытки.
Например, при оказании услуг по сопровождению и обновлению контрафактной компьютерной программы, в отношении которой нарушителем без разрешения правомочного лица была устранена или изменена информация об управлении правами, либо которая была изготовлена в обход технических средств защиты авторского права или смежных прав, либо которая была переработана без разрешения правомочного лица, доход нарушителя будет рассчитываться путем суммирования дохода, полученного нарушителем от оказания им таких услуг всем лицам за период, в течение которого могут быть взысканы убытки.



